日本专利制度和中国专利制度的主要差异 (4)

企业 · 经营 2017年01月23日

—— 2015年日本特许法中关于职务发明的修订 ——

一、原始归属

关于职务发明的申请专利的权利之原始归属,各国规定差异很大,如中国、法国和英国等一些欧洲国家在专利法中规定原始归属于用人单位;而美国、2015年法改前的日本,规定原始归属于发明人。
  不过就日本而言(如下图),早在1909年特许法也曾经规定:职务发明所涉及的申请专利的权利归属于用人单位。但从1921年开始,被修改为原始归属于发明人(员工),而用人单位可以通过劳动合同预约继承该权利。这种“发明人原始归属”的制度一直得以维持,直到2015年特许法修改为:发明人原始归属+用人单位原始归属两种制度并存(如下图)的格局。

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2015年法改前,上述“发明人原始归属”存在的问题是:
1 如果发明人“一物多卖”,则用人单位将面临对抗善意或恶意第三人的问题,并且根据特许法第34条,如果继承“申请专利的权利”之用人单位不进行专利申请的话,不能够对抗第三人。即,将面临丧失所有权的风险(这不是债权或违约金能够解决的)。
2 涉及共同发明时,根据特许法第33条3款“申请专利的权利为共有时,共有者一方未经他方同意,不得转让其所持有的部分”。就是说,即使从本单位员工预约继承了申请专利的权利,如果未获得合作单位的员工的个人同意,则预约继承将不发生效力。这有碍于快速申请专利。
  为了解决上述问题,日本于2015年进行了法改,在特许法第35条第3款(有关职务发明的第35条的最新译文参见如下)中规定了“对于雇员等所完成的职务发明,通过合同、工作规章等事先规定由用人单位等取得申请专利之权利的,该申请专利之权利从其产生时起,归于该用人单位等。”
  而是否采用上述第3条款规定的“用人单位原始归属”的方式,取决于各用人单位的选择,用人单位仍然可以选择“发明人原始归属”的预约继承的方式(对此,立法者主要考虑到了大学等法人、小微企业的需要,即某些用人单位不希望自动成为原始权利的归属人, 而是期望发明人成为原始归属人)。

(职务发明 2015年修订,即现行法) 【深泉知财研究所翻译】
第35条 用人单位、法人、政府部门以及地方公共团体(以下称"用人单位等")的雇员、法人的董事、国家公务员或地方公务员(以下称"雇员等")所完成的发明,如果性质上属于该用人单位等的业务范围,并且完成发明的行为属于该雇员等现在或过去在用人单位等中的职务(以下称"职务发明"),那么在该雇员等就该职务发明取得专利权时,或者该职务发明的申请专利的权利之承继人取得专利权时,用人单位等取得该专利权的普通实施权。
2 对于雇员等所完成的发明,除非属于职务发明,否则通过事先在合同、工作规章等规定中设定条款,规定该发明由用人单位等取得申请专利之权利的、由用人单位等承继专利权的、或者为用人单位等设定临时专用实施权或专用实施权的,上述条款无效。
3 对于雇员等所完成的职务发明,通过合同、工作规章等事先规定由用人单位等取得申请专利之权利的,该申请专利之权利从其产生时起,归于该用人单位等。
4 对于雇员等所完成的职务发明,按照合同、工作规章等规定,由用人单位等取得申请专利之权利或承继获得专利权的,或者为用人单位等设定了专用实施权的,或者按照合同、工作规章等规定为用人单位等设定了临时专用实施权之后又根据第34条之2第2款的规定被视为设定了专用实施权的,雇员等有权获得相称的利益。
5 在合同、工作规章等中就相称的利益作规定时,考虑在制定决定相称利益内容的标准时用人单位和雇员之间进行协商的状况、制定后该标准的公开情况、决定相称利益内容的标准时面向雇员等征求意见的状况等后,根据该规定给予相称的利益不能被认为是不合理的。
6 经济产业大臣,为了奖励发明,听取产业结构审议会的意见,制定前款规定的应考虑的状况等相关事项有关的方针,并将其公开。
7 如果没有关于相称利益的之规定,或者按照该规定所支付的相称的利益根据第5款的规定被认为是不合理的情况下,则第4款规定的应当获得的相称的利益的内容应当考虑用人单位等通过该发明应获得的利益额、关于该发明用人单位等的付出、贡献以及雇员等的待遇等其他事项。

二、相称的利益

2004年法改前,特许法35条第3款(对应于上述译文中的第4款)规定“员工等根据合同、工作规章等规定,由用人单位等取得申请专利之权利或承继获得专利权的......,雇员等有权获得相称的对价”(如下图)。并且,根据日本最高法院对“奥林巴斯事件”于2003年4月22日做出的判决要旨中记载有“根据用人单位等规定的工作规章等规定算出的数额不满足本法第3款、4款所规定的对价时,根据本法第3款的规定,员工等可不受用人单位根据上述规定算出的数额所限,可以要求相称的对价。”
  此后出现了认可200亿日元“相称的对价”的一审判决。这引起了日本产业界的震动,上述最高法院的判决使得“相称的对价”变得不确定、并且缺乏可预测性。
  因此,2004年进行了法改,重视当事人之间的“约定优先”原则,而将法院事后介入的情况限定为:仅当约定制定的协商程序为不合理时(例如没有进行协商、没有公开相关规定、或没有听取员工意见)。

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2015年的法改,将“相称的对价”修改为“相称的金钱或其他经济上的利益(简称为相称的利益”)。上述“金钱以外的经济上的利益”包括:
1 用人单位等负担的留学机会的提供
2 优先认股权
3 伴有工资待遇提高的升职或晋级
4 超过法定及工作规章所规定的带薪休假
5 职务发明所涉及的专利权的专用实施权的设定或普通实施权的许可

三 根据第35条第6款规定的《协商指南》

2015年法改时,增加了第6款(内容请参考上述译文),其立法宗旨在于减少用人单位在制定约定时的成本及困难度,提高对第5款中规定的“不合理”进行判断的法律可预测性,以。根据该款的规定,经济产业省于2016年4月22日公布了该《指南》。
  该指南共有37页,规定的非常详细,笔者将其中的重要几点摘录如下:
1 协商的对象是:制定出的基准被适用的员工等。
2 与员工代表的协商也是被考虑的。反对该员工代表的,被认为是没有参与协商约定。但如果是通过多数表决制选出员工代表,则所有员工被视为参与了协商。
3 重视的是协商的程序(是否进行实质性的协商,是否公开了相关规定,是否认真的听取员工的意见),但就最终的协商结果而言,并不要求用人单位和员工之间一定达成一致
4 在劳动法等方面合同被认为是有效,并不能立刻否定第5款规定的“不合理”,这是两码事。
5 可以根据每个发明单独进行约定。
6 对于用人单位来说,可以针对不同的职种/工作内容,制定多个不同的标准。
7 在确定“相当的利益的内容”的方法中不参考营业额的,并非立刻被认为是不合理的。
8 在听取员工的意见时,用人单位应当出示的资料有:
△ 例1 以“预期利益”来确定“相当的利益的内容”的基准的情况,用人单位应当出示:
A 该职务发明所涉及的产品的市场规模的预测
B 该职务发明所涉及的产品的利润率的预测
C 该发明所涉及的专利权对于利益的贡献度之预估
△ 例2 以“营业额”来确定“相当的利益的内容”的基准的情况,用人单位应当出示:
A 该职务发明所涉及的产品的营业额的相关资料
B 该职务发明所涉及的许可合同的概要,和用人单位获得的许可费及其他利益的内容
C 该发明所涉及的专利权对于利益的贡献度及评估该贡献度的根据
9 用人单位并不必须设立“异议制度”。但异议制度是听取员工意见的方法之一。
10 对新员工,也需要就已经确定的基准就行说明,而说明时进行的公示、意见听取的方法,与对老员工的相同。
11 对于实用新型、外观设计,也参考上述指南。

文・图/周 振 深泉知财研究所 所长/ 中国专利代理人

本文主要参考文献

1 《日本特许法的职务发明制度-结合2015年修法 中文版》,特许厅总务部企划调查课
2 《特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針》
 https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/files/shokumu_guideline/guideline_02.pdf
3 《指針の制定について 》
 https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/files/shokumu_guideline/guideline_01.pdf
4 《指針(ガイドライン)の概要》
 https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/files/shokumu_guideline/flowchart.pdf
5 《指針(ガイドライン)に関するQ&A》
 https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/files/shokumu_guideline/faq.pdf
6 《平成27年改正特許法 職務発明ガイドライン案説明会資料》
 https://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/pdf/shokumu/09.pdf
7 最高裁平成15年4月22日(オリンパス事件,平成13(受)1256 裁判所第三小法廷)
 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52324
8 尹新天《专利法详解》,2011年,知识产权出版社

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